미국 스타트업 기업의 관점에서 본 지식재산권법제

Abstract

This paper seeks to examine and analyze the current trends and status of intellectual property laws in the United States, and serve as a reference practice guide for Korean entrepreneurs looking to enter the American market as start-ups. The concerns regarding budget, which plague almost every start-up company, necessarily become even more nuanced for foreign entrepreneurs, as they must navigate the administrative and legal nooks and crannies that differ for them. This paper limits its scope to the management, and strategizing of intellectual properties portfolios, and not the vast administrative and tax concerns associated with foreigners’ founding of companies in the United States. The Leahy-Smith America Invents Act (AIA) enacted on September 16, 2011 is a major reform of substantive patent law in America, ushering in the era of "first-to-file" system, which rewards early filing as compared to the previous "first-to-invent" system. This shift, together with new prior art disclosure rules, makes seeking patent protection particularly more burdensome for start-ups and independent inventors with budgetary limitations. While the AIA provides for affordable prosecution options in limted circumstances via provisional applications and micro entity certifications, entrepreneurs seeking protections for novel ideas and inventions may sometimes be better served by strategical uses of trade secret protection as an alternative, or a complementary solution to patent protection. In actively utilizing trade secret to protect intellectual property assets, entrepreneurs must be mindful of the newly enacted Defend Trade Secrets Act (DTSA) of 2016, and the variety of legal tools it provides the plaintiff including access to federal courts, and damages for monetary loss or unjust enrichment. Even with these enhanced set of tools, however, entrepreneurs must carefully weigh the costs and benefits of patent protection against those of trade secret protection, since the potential recovery for a successful patent litigant in America is often significantly higher than in Korea. Lastly, due diligence in preparation for trademark registrations in potential markets may be worth the up front cost even for budget-conscious start-up companies, considering the potential financial risks associated with weak, or even worse, infringing marks.

본 논문은 최근 미국 지식재산권법의 트렌드와 현황을 연구하여, 미국 시장에서 스타트업 창업을 계획하는 이들에게 가장 기본적인 레퍼런스 실무 가이드를 제공한다. 특히 스타트업의 경우 흔히 예산 제한 등으로 인하여 창업 초기부터 지식재산권법 관련 법적 상담을 구하는 것이 거의 불가능하며, 또한 행정적, 문화적 차이까지 더하여 창업자는 더욱 어려움을 겪는다. 본 논문의 범위는 스타트업의 지식재산권 포트폴리오의 전략적 관리에 있어 가장 관련 있는 미국 지식재산권법 분야인 특허법, 상표법, 영업비밀보호법을 포함하고 있다. 2011년 제정된 Leahy-Smith America Invents Act (AIA)는 미국 특허법의 대대적인 개정으로, 선발명주의에서 선출원주의 시스템으로의 변화를 가져왔다. 이러한 변화는 재정적 제한이 있는 스타트업이나 독립 발명가들에게 있어 예전 시스템에 비하여 금전적 부담을 더하였다. AIA는 가출원이나 초소형 사업체 인증 등을 통하여 이러한 금전적 부담을 줄이려 한 바 있으나, 특정 조건 충족이 불가능할 경우 영업비밀보호법을 통하여 특허 보호를 대체, 혹은 보완 가능한 경우도 있다. 영업비밀보호법을 이용하여 스타트업의 지식재산권을 보호하고자 하는 창업자는 2016년 제정된 Defend Trade Secrets Act (DTSA)의 내용을 숙지하여 실무를 진행하여야 한다. 그러나 DTSA가 원고에게 여러 가지 법적 도구를 제공하는 것이 사실임에도 불구하고 특허권 보호에 비교하여 조심스러운 손익분석이 필요한데, 미국의 특허소송 배상액이 한국보다 월등히 높은 경우가 흔하기 때문이다. 끝으로, 설사 재정적 제한이 있는 스타트업 사업이라 하더라도 상표권 등록 준비에 있어서는 상당한 주의를 기하여 상표력(strengths of marks)을 검토할 가치가 있다고 볼 수 있다. 지나치게 약한 상표력을 가졌거나, 타 상표를 침해하는 상표를 이용할 경우 그 잠재적 재무리스크는 스타트업 운영에 치명적일 수도 있기 때문이다.