의약발명의 진보성 - 대법원의 선택발명설을 중심으로 -

Abstract

근래에 확립된 의약발명의 진보성의 원칙에 의하면, 선행기술이 의약기술자에게 의약발명을 만들도록 동기부여를 하면 출원물질의 용이성은 추정되고 출원물질이 예상치 못한 현저한 효과를 발휘하지 못하는 한 특허를 받을 수 없었다. 이 추정설은 미국의 Haas(1944)에서 Papesch(1963)를 거친 후 Dillon(1990)에 이르러서 정립된 판례법으로서 EU에서도 이를 채용하게 되었고 이어서 일본의 지재고재를 거쳐서 대법원의 선택발명설의 기원이 되었다. 일반적으로 기계적 발명분야에서는 선행기술이 출원발명을 가르침으로서 출원발명의 도출이 용이하면 그 진보성이 부정되어 왔었는데, 의약발명에 대한 진보성의 판단방식은 이와는 달리 용이도출성과 효과의 현저성을 비교교량을 하여 우세한 쪽으로 진보성이 결정되는 방식을 채택하여 왔었다(비교교량방식). 이렇게 의약발명에 비교교량방식을 적용하여야 하는 이유는 물질세계가 기계분야와는 달리 예측불가성(unpredictability)이 존재하기 때문인데, 대법원의 선택발명설도 이 비교교량방식을 바탕으로 하고 있다. 문제는 대법원의 선택발명설(추정설)이 저해사유가 존재하는 경우에 이를 적절하게 진보성판단에 반영하지 못한다는 결함이 발생하였는데, 선택발명설(추정설)에 의하면 법원은 저해사유를 가지고 바로 용이성을 부정하거나, 아니면 이 저해사유를 무시하고 용이성을 인정하는 양자택일을 하여야만 했었다. 따라서 근래에 이르러서 미국의 CAFC는 Eli Lilly(2006)-Pfizer(2007)-Takeda(2007) 등의 판례법을 통하여 성공예상가능성설을 확립하게 되었는데 이는 선행기술이 의약기술자에게 동기부여를 주는 사유와 동기를 방해하는 저해사유를 종합하여 성공예상가능성의 강약을 결정한 뒤 이를 가지고 효과성과 비교교량을 하는 방식을 말한다. 최근 일본의 최고재판소와 지재고재도 위 성공예상가능성설을 채용하고 있고 우리 특허법원도 이를 채용하려고 노력하고 있다. 그러나 최근 대법원은 아픽사반 판결(2021)에서 위와 같은 글로벌적 추세에 반하여 저해사유(구성의 곤란성)가 존재하는 경우에는 의약발명에 적용되어 왔던 비교교량방식을 배척하고 기계발명적 방식인 가중참작방식을 적용하였다. 이로서 대법원의 아픽사반 판결은 의약발명의 본질에 반하는 기계발명적인 진보성판단 방식을 채용함으로서 이미 예상된 효과를 발휘한데 불과한 의약발명에 진보성을 허용하는 결정적인 잘못을 범하였다. 본고는 대법원이 의약발명에 대하여 채용하였던 선택발명설의 기원을 살펴보고 그 판단기준과 판단방식 그리고 적용의 허실을 상세하게 설명한다.